Marchio vs. DOP: la Corte di Cassazione rinvia il caso Salaparuta alla CGUE per chiarimenti su tutele contrastanti

Articolo a cura di Paolo Lazzarino

Sintesi

Con la sentenza n. 12563/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversia tra Duca di Salaparuta S.p.A. e il Ministero delle Politiche Agricole, oltre a diversi produttori di vino e al Consorzio di Tutela dei vini Salaparuta DOP. Duca di Salaparuta sosteneva che la registrazione del termine “Salaparuta” come DOC nazionale, avvenuta nel 2006, e come DOP europea, avvenuta nel 2009, erano in conflitto con il suo rinomato marchio "Salaparuta", il quale veniva usato per contraddistinguere i suoi vini fin dal XIX secolo. Il ricorrente sosteneva che la registrazione nazionale DOC e la registrazione europea DOP erano decettive e/o depositate in malafede. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un rinvio preliminare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) per risolvere il conflitto tra marchi notori e DOP ai sensi del diritto dell'UE.

Controversie legali e background dei procedimenti

Nel 2016, Duca di Salaparuta citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano diverse cantine vitivinicole che utilizzavano il segno "Salaparuta" sulle loro etichette, il Consorzio di Tutela dei vini DOP "Salaparuta" e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (l'ente che aveva concesso la registrazione della DOC nazionale).

In primo luogo, la Ricorrente sosteneva che l'uso sull’etichette da parte delle cantine convenute del segno “Salaparuta” costituisse sia una contraffazione di marchio sia un atto di concorrenza sleale. Duca di Salaparuta chiedeva inoltre che la DOP italiana, concessa nel 2006, e la successiva registrazione UE, concessa nel 2009, fossero dichiarate nulle. La ricorrente infatti sosteneva che tali denominazioni fossero decettive e/o depositate in malafede e che, in ogni caso, interferissero con i suoi marchi anteriori.

In particolare, la Ricorrente fondava la sua domanda di nullità sull'art. 43.2 del Reg. (CE) n. 479/08 – che riproduce sostanzialmente l'Art. 118 duodecies, 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 – secondo cui “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.”

Con sentenza n. 1384/21, emessa il 16 febbraio 2021, il Tribunale di Milano accoglieva le richieste del ricorrente in punto di violazione del marchio e di concorrenza sleale. Ad avviso del Tribunale, il modo in cui il termine "Salaparuta" veniva usato sulle etichette dei convenuti avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori sull'origine dei vini.

Tuttavia, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Duca di Salaparuta tesa a dichiarare la nullità della DOC nazionale e della DOP europea, poiché la disposizione invocata dal richiedente – cioè l'art. 43.2 del Reg. 43.2 (CE) n. 479/08 che stabilisce la prevalenza del marchio anteriore rinomato rispetto alla successiva DOP – non era in vigore quando, nel 2006, il segno “Salaparuta” aveva ricevuto la protezione nazionale come DOC.

Duca di Salaparuta impugnava la decisione di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 1453/23, la Corte d'Appello respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'Appello sottolineava che nel caso in questione era necessario applicare la norma transitoria prevista dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 479/08, che stabilisce la protezione automatica nell'UE di una denominazione d’origine nazionale già protetta ai sensi del precedente regolamento.

Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il segno "Salaparuta" era stato registrato come denominazione d’origine nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999, che – alla lett. (b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII – fondava un criterio di prevalenza della denominazione di origine sul marchio, anche se quest'ultimo era anteriore e conteneva termini identici, ferma restando la possibilità per il titolare del marchio noto di continuare ad usarlo a condizione che la registrazione del marchio fosse avvenuta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale della denominazione geografica da parte dello Stato membro.

Il ricorrente impugnava dunque la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla CGUE i due seguenti quesiti:

1. Le registrazioni DOP per denominazioni vinicole che esistevano prima del Regolamento UE 1234/2007 (poi sostituito dal Regolamento 1308/2013), come la DOP “Salaparuta” (registrata nel 2009), sono soggette alla regola che nega la protezione a una DOP/IGP se questa potrebbe indurre in errore i consumatori a causa della notorietà e reputazione di un marchio precedente? Oppure questa regola non si applica alle denominazioni che erano già protette a livello nazionale prima di ricevere un riconoscimento a livello europeo, in base al principio di certezza del diritto (come menzionato nella sentenza della Corte nella causa Bayerischer Brauerbund)?
2. Se le leggi precedenti (Regolamento 1493/1999) si applicano a questa situazione di fatto oggetto del presente giudizio, è possibile che le DOP successive siano invalide o perdano la protezione in virtù del principio generale di non decettività dei segni distintivi?

Conclusioni

Questa decisione evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti sul modo in cui il diritto dell'UE dà priorità alle protezioni delle DOP rispetto ai marchi anteriori dotati di notorietà. Se la CGUE ritiene che i marchi anteriori notori possano invalidare le DOP successive, potrebbe costituire un precedente per altri marchi che si trovano ad affrontare conflitti simili in tutta l'UE. Le aziende con marchi notori dovrebbero monitorare attentamente le domande di DOP, soprattutto quando i nomi regionali si sovrappongono ai loro marchi.